爱华网一、“优盘”商标淡化事件
深圳市朗科科技有限公司（以下简称朗科）在使用“优盘”名称时，整个计算机行业还没有“优盘”这一概念和名称。1999年8月，朗科在第9类计算机存储器等商品上，向国家工商总局商标局申请了“优盘”商标注册，并于2001年1月21日被核准注册。但长期以来，由于管理不当，许多同业经营者、计算机从业人员、消费者都把“优盘”作为一种计算机移动存储器的商品通用名称加以使用。朗科在其企业法人营业执照的“经营范围”一项中，也把“优盘”列为其所经营的一项商品名称。其商品包装盒及促销宣传材料上，“朗科优盘”或“优盘”文字后面多没有其他连用的商品名称，很容易让社会公众将“优盘”认读为一种新型计算机移动存储设备的商品名称。2002年10月23日，北京华旗资讯数码科技有限公司（以下简称华旗资讯）向国家工商总局商标评审委员会提出申请，请求撤销朗科的“优盘”商标。华旗资讯声称，“优盘”商标仅仅直接表示了商品的用途及具体的使用方法，并且该商标已成为此类商品的通用名称。中国电子商会向商评委提交的《关于“优盘”已经成为产品通用名称不宜再作为注册商标使用的情况反映》中，也认为“‘优盘’已经成为产品的通用名称，如果继续作为一个注册商标而为某个厂商所拥有和使用，会造成市场推广成本过高，不利于整个行业的良性发展。”
经审理，商标评审委员会近日作出裁决，认定“优盘”商标已成为其指定使用商品——计算机存储器的通用名称，应予撤销。[1]
如果朗科不服商标评审委员会的裁决，提起行政诉讼，那么“优盘”商标被撤销的结果，可能不是最终的结局，但该案已经凸现出商标淡化的风险，应当引起我国企业的重视，以避免“优盘”事件再现。商标是无形资产中最为重要的一项。随着商标知名度与美誉度的建立和累积，其价值也将节节攀升，不仅可增加客户对产品的信赖度与忠诚度，更能带给企业无穷的商业利益。如果商标被淡化，企业将面临巨大的损失。下面，本文将结合一些案例，讨论商标淡化的风险管理。
二、商标淡化风险的认知
（一）商标淡化的现象虽然我国商标法未明确揭示，但原本具有显著性的商标，可能因为权利人之使用疏忽、他人的不当行为或其他事由，而逐渐减弱或丧失其显着性，无法发挥区别商品来源之功能，此种现象，英美法上称之为淡化。比如，将他人香水上的著名商标“4711”使用于风马牛不相及的袜子上，影射其商标权人努力开拓的信誉，免费搭乘便车，不仅冲淡了“4711”商标与特定香水产品之间的联系，而且有损于该香水产品的商业形象。再如，Escalator（自动扶梯）、Thermos（热水瓶）、Aspirin（阿司匹林），原本都是国外一些企业专有的注册商标，由于使用和管理不当，竟演变为相关产品的通用名称，任何人都可以自由使用之。
朗科的“优盘”商标虽在申请注册之时，为其首创，具有显著性，但长期以来，未加妥善控制，以致同业者和消费者都视作计算机移动存储器的通用名称，发生了所谓的商标淡化。早在此前，我国的“轻骑”、“英姿带”等商标，都曾发生过商标淡化，险成商品名称的现象。因此，我国企业在商标管理中，应对商标淡化给予足够的重视。
（二）商标淡化的影响
商标注册、使用之后，倘若发生淡化的情形，其显著性将大为弱化甚至不复存在，其识别性也深受影响，不能发挥商品区分、商誉彰显的功能，商标价值自然受到严重削弱，这对于企业经营的影响，绝对不可低估。
1．法律层面的影响
首先，商标因淡化而削弱了显著性，甚至成为被普遍使用的通用名称，将对商标权的保护范围产生重大影响，尤其在发生权利冲突时，对方可能会援引合理使用的理由，主张权利限制。其次，商标显著性淡化后，可能会被依法撤销。国外对此已有相当成熟的规范，比如，美国《商标法》第14条第3款直接规定：注册之商标，已成为一部或全部商品或服务之普通名称者，任何人得申请撤销。《欧共体商标条例》第50条第2款之（2）规定，“如果由于所有人的行为和不行为，商标成为商品或服务的通用名称”，得作为商标撤销的理由。虽然我国《商标法》对丧失显著性的商标如何处理，没有作明确的规定，但“优盘”事件表明，在我国实践上，商标淡化仍可能产生商标被撤销的后果。
2．商业层面的影响
首先，商标淡化导致识别功能的减损或丧失，可能让消费者无法区分商品的来源，以致大量客户自此流失。其次，商标淡化后，可能在市场上出现多个相同商标，原商标权人垄断使用的地位受到挑战，市场竞争力也为之削弱。再次，商标淡化后，尤其是淡化为通用名称后，企业辛苦建立的商标信誉以及为之作出的努力，都付之一炬，对企业的发展可谓致命一击。
由此可见，对商标淡化的问题，权利人绝不可以等闲视之。商标是无声的推销员，是开拓市场最佳的利器，更是商誉的最佳表彰，国内外大企业莫不视商标为企业最有价值的资产。而商标淡化是商标生命终了的丧钟和信号，有智慧的企业家不能不谨慎预防，因而必须培养和关注商标淡化的风险意识，并采取相应的管理措施。
三、商标淡化的发生形态
欲避免商标淡化，需先了解商标淡化的发生形态及其表现，才能因地制宜，对症下药。商标淡化的情形可以分为三种：商标弱化、商标退化和商标丑化。以下分别详述之：（一）商标弱化
所谓商标弱化，是指某一商标标识与特定产品的联系受到削弱的现象。商标弱化的结果是淡化了商标原有的识别功能。一种商标弱化的情形，是将他人特定产品上的著名商标，在其他商品上注册或使用。比如把香烟商标Lucky Strike使用于香水之上，长此以往，Lucky Strike商标与香烟产品建立的特定联系将受到削弱，甚至对于女士而言，Lucky Strike与香水的紧密联系，还会超越甚至取代其与香烟之间的联系。
另一种商标弱化的情形，是使用或注册与他人相近似的商标，如果权利人未加以干涉或提出异议，则同样的商品上，会到处充斥着同类型的商标名称或图样，其区别的功能自然降低，显著性也将随之弱化。例如商标为“大王”，若有他人使用或注册“新大王”、“正大王”、“老大王”等，权利人如不加干涉，时日一久，消费者可能不知“大王”何所指了。
（二）商标退化
所谓商标退化，是指某一商标标识具有的显著特征被减弱，逐渐演变为特定商品的通用名称的现象。商标退化的现象比较复杂，大致可归为以下几个方面：
1.有些商标的显著性本来就很弱，为商标退化创造了条件。由于这些商标标识的含义与特定产品的种类、质量、功能或其他特征相近，稍不注意，消费者就会将其当作通用名称。比如“轻骑”本为商标，但它描述了所指摩托车轻便小巧的特点，曾一度成为轻巧型摩托车的代名词。“优盘”之所以发生商标淡化的后果，也与其本身的显著性不够强有密切关系。“优盘”商标由“优”和“盘”两个汉字组成，从目前的计算机用语习惯来看，“盘”被广泛用于表示存储设备，如“硬盘”、“磁盘”、“软盘”、“A盘”等。另外，USB的中文名称为通用串行总线，用以连接外围设备，而当一种基于USB借口的移动存储设备出现时，不论是产品的生产者、销售者还是公众都自然而然地接受并使用了U盘这一名称。字母“U”与汉语中的“优”发音完全相同，所以“优盘”商标在使用时根本无法与“U”盘区分。可见，“优盘”商标本身的显著性比较弱，这是“优盘”商标淡化为通用名称的内因。
2.权利人将商标当商品名称使用。此种情形在新产品上市时最为常见，例如，以往“阿司匹林“、“弹力车”、“奇异笔”等案例。权利人就新产品创造了一个颇具创意的名称，并将该名称作为商标申请注册及使用。这种做法固然具有便利以及广告效果的考量，但由于使用时并未区隔商标与商品名称的使用，而致消费者与同业均认其系商品名称而非商标，甚难单从该商标的标示，区别商品的不同来源。[2]前已述及，朗科在自己商品的包装盒、促销宣传材料，以及营业执照上，都在事实上把“优盘”当作商品名称在使用。这是“优盘”商标淡化的外因之一。
3. 权利人推出新产品时，虽然没有将商标当商品名称使用，但由于新产品的名称十分拗口，消费者很难记忆和接受，或者厂商没有告知消费者该产品的通用名称，于是，久而久之，新产品的商标就被消费者当成商品名称来指代。这在化工产品上经常发生类似案例，因为化工产品的名称十分专业，而且冗长，消费者很容易把化工产品的商标当成该产品的名称加以指代。像“FREON”（氟里昂）商标就像当作一种致冷剂的通用名称。
4.同业竞争者他人之商标名称作为商品名称使用，如果权利人未加干涉或行动不及时，其商标作为商品名称使用的情形将越来越普遍，最后消费者也只会认为该名称系商品名称而非商标。比如“JEEP”（吉普）本系国外一家汽车公司在越野车上的注册商标，但在国内汽车行业曾经作为越野车的同义词，被广泛使用，后被商标权人制止，才回复其商标的本来含义。而“优盘”商标在业界早已被当作商品名称在使用，朗科公司并未采取、或者并未及时采取足够有效的措施，来防止这种情形的继续发生。这也是“优盘”商标淡化的外因之一。
5.有些产品长期处于垄断地位，也容易使其商标向通用名称的方向发展。在非洲某地，日本的“本田”已成为摩托车的代名词，部分原因在于本田摩托车在当地的长期垄断和家喻户晓，使得产品通用名称与商标相互指代，含义混同，最终使商标的显著性丧失。像微软公司的“WINDOWS”系列，在很多消费者心目中，也已经成为系统操作软件的同义词。
（三）商标丑化
所谓商标丑化，是指商标受到污损、贬低或其他相对负面的影响，使得该商标及其所指产品的良好商誉或正面形象被冲淡的现象。比如，将他人在牙膏上的商标“tiena”，使用在马桶等洁具产品上，这无疑会给“tiena”牙膏的消费者，带来不好的感受，使“tiena”牙膏的既有形象受到负面的影响。商标丑化的结果是淡化了商标原有的声誉或形象。
四、商标淡化风险的因应
由上可见，商标淡化的情形稍不注意，即会产生，因此，企业在商标管理上，切忌“事不关己，高高挂起”，相反，应当通过采取预防性措施与救济性措施，尽量避免商标淡化的风险发生。（一）防御性的措施
1.选择显著性强的标识
前面已经提到，商标显著性较弱，是引起商标淡化的一个因素。像“轻骑”（摩托车）、“英姿带”（矫正身体姿态产品）等商标标识，其含义与所指商品的特点和用途，密切相关，因而如不加以妥当使用，即会被当作通用名称使用。而且，显著性不强的商标容易被他人以合理使用为抗辩事由，使用在自己的商品上。所以，在注册申请前应考虑选择显著性较强的商标，那种任意虚构的与产品的特征联系越少的商标，更能得到法律的保护，也不易被别人规避使用，从而被淡化使用。
2.商标注册的防御性考虑
在商标注册时，可以根据具体情况，进行联合商标和防御商标的注册保护。联合商标是指同一个企业在同一或类似商品上申请注册两个或两个以上的近似商标，其中一个指定为正商标，与其他近似的商标一起构成具有防卫性质的联合商标。例如上海冠生园就申请了几种“大白兔”不同姿势的近似的图形商标，以防止别人在相同或类似的商品上使用、注册与其近似的商标，引起来源混淆。防御商标是指同一商标所有人把自己的商标同时注册在其他非同种或非类似的商品上的商标，以阻止别人为借用自己的商誉，而在其他商品上使用、注册与自己相同的商标。例如“可口可乐”就是在一切商品上都注册了的防御商标。联合商标与防御商标的注册，可以有效防止他人“鱼目混珠”，造成商标弱化的情形。
3.规范商标的使用
如果商标在使用上有所疏忽，尤其是未将商标之标示与商品相关说明予以区隔，极易发生淡化的情形。因此，企业在商标使用上应有一套管理规范，对商标的标示方式、设色、位置、比例等加以明文规范，例如：在商标一旁加注“注册商标”、“®”、“ＴＭ”等，以与商品说明或广告用语等相区别，尤其要注意区隔商标与商品名称，并向消费者提示。日本味之素公司在宣传自己的“味之素”商标时，就着重强调了它是“家庭用化学调料”，从而与产品名称相区别，避免被混作产品通用名称。而朗科在使用“优盘”商标时，不仅未能充分表明其与商品名称的区别，反而让消费者误认其为商品名称。
4.定期检阅商标公告
企业应当指派专人或委托专业商标代理人定时查阅商标公告，检视商标主管机关是否受理与其相同或近似的商标。如有发现，应在法定期间内提起异议。否则，如果自己的商标标识被其他企业普遍采用，可能会弱化其保护力度。例如，用于女用袜子上的Triumph商标，美国法院并不禁止其使用于女用内衣，其所持理由为该商标系一弱商标，因其已有207个Triumph或近似之商标获准注册，且纽约市有100个以上的公司以Triumph为其特取部分。[3]可见，放任他人使用与自己相同或近似的商标，可能弱化自己商标的显著性和保护范围。
另在商标主管机关的任一文书上，如有误将商标作为商品名称使用时，也应当函请更正。例如，我国台湾在文具类颇富盛名的雄狮公司，在笔类商品注册有“奇异”商标，其在使用上亦称为“奇异笔”，不仅同业者、消费者均认其为商品名称，我国台湾商标主管机关也将其作为商品名称，列于商品分类参考资料中。雄狮公司随后去函要求商标主管机关更正，才免去“奇异”商标被继续淡化之危险。[4]
5.商标与商品名称与新产品同时推出
当一种新产品问世，如果没有简便易记的名称可用来称呼产品，那么此时，防止商标显著性淡化的最好方法，就是在新产品上市销售时，即创造一个易于记忆、易于接受的通用名称，并在产品的推广促销活动中明确告知消费者，这样就不会让消费者把商标当成产品名称来指代了。[5]假设朗科公司在“优盘”使用之初，业界也并未把“优盘”作为商品名称使用时，即将商标“优盘”与商品名称“计算机存储器”（可另取一个更易记的商品名称）联合使用，并分别强调之，可能就不会造成现在这种被动的局面。
（二）救济性措施
1. 积极主张权利
对于他人侵害商标专用权的情形，本应积极禁止，如他人误将自己之商标作为商品名称或其它相关说明使用，更应注意防止。即一旦发现有这类情形发生，应立即以书面通知侵害人，要求立即停止不当使用行为，甚至刊登报纸杂志以公告周知。如果对方充耳不闻，则应及时提起侵权之诉，采取法律途径把对方的不当行为扼杀于摇篮之中。朗科虽然早已取得“优盘”商标，但面对商标误用的事实，并未采取有力行动，结果自食其果，自咽苦果。
发现自己的权利受到侵犯或者有妨碍之虞时，在主张权利时要“及时”，以免罹于时效，而丧失权利的救济途径。例如，根据我国《商标法》第41条的规定，如果自争议商标注册之日起5年内，权利人不请求商标评审委员会裁定撤销该争议商标，别人则可能合法的稳定的获得该争议商标的注册；驰名商标所有人只有在别人恶意注册时，提出撤销争议商标的请求才不受5年的时间限制。所以，在法律规定的时间内，应当及时的主张权利。
2.争取驰名商标保护
根据我国商标法第13条，对于已注册的驰名商标，权利人可以禁止他人在不相同或不相类似商品上申请注册或使用与其相同或近似的商标。因此，已注册的驰名商标可以得到“跨类保护”，从而有效防止商标被弱化的情形。因此，企业在维护自己的商标权时，可以在商标争议或商标诉讼中，申请商标主管机关或人民法院，认定自己的商标为驰名商标，从而实现最大范围的保护强度。
3.争取商标显著性的回复
商标显著性淡化而退为通用名称时，也有可能回复其显著性，尤其是该商标退化并非出于权利人过失之时。例如，美国法院于1888年及1896年曾分别判决缝纫机之Singer商标及汽车轮胎之Goodyear商标，在其专利期间届满时，均已成为表示各该商品之普通名称而欠缺显著性。然而，由于其长时间的专用与广告，Singer商标于1938年被判决重新取得显著性商标之地位。Goodyear商标也因广泛而长期之专用，而于1959年被判决回复其具有显著商标之特质。[6]在我国，“JEEP”（吉普）本已成为越野车的代名词，现在已经回归商标之本质。“香槟”也曾成为某种饮料的通用名称，后来也作为地理标志（可作集体商标或证明商标）加以保护。可见，面对商标被淡化的事实，如果不是出于自己的过失，通过积极应对，合法争取，也有可能收回其原有的显著性。(作者:袁真富,上海大学知识产权学院教师,[email protected],021-27786110)
