爱华网“达能”的五大失误
一、 引言
1996年，娃哈哈集团与达能集团、香港百富勤共同成立娃哈哈合资公司，娃哈哈集团公司占49%，达能集团占49%，香港百富勤占2%。后来，香港百富勤将其持有的2%股权转让给达能集团，达能集团占股51%，实现控股。
合资公司产品使用“娃哈哈”商标，而娃哈哈集团除与达能合资成立公司外还另行设立若干非合资公司，并且也使用“娃哈哈”商标。达能集团对于娃哈哈集团非合资公司使用“娃哈哈”商标并日益壮大的事实非常不满，并于2007年提出要求收购娃哈哈集团其他非合资公司股权。娃哈哈集团则认为达能集团以低价强行收购其股权，属于霸权行为，因此不同意，双方因此爆发大规模诉讼及舆论“战争”.，成为中法经济领域最引人瞩目的个案——甚至被列入了胡和萨会谈的正式议程。 娃哈哈集团与达能之间的“娃哈哈”商标之争，经杭州仲裁委员会裁决，已经确认“杭州娃哈哈集团有限公司与娃哈哈－达能合资企业杭州娃哈哈食品有限公司于1996年2月29日签署的《商标转让协议》已经终止”。达能不服向杭州中级人民法院提出撤销仲裁裁决之诉，法院亦于2008年8月5日予以驳回。娃哈哈集团与达能的“娃哈哈”商标之争，以达能的败诉告终。“娃哈哈”商标是各方必争的砝码，达能在此问题上败诉，表明达能已陷入被动。达能为何会在此“战”中惨败，它给我们怎样的借鉴意义。我们将为您详细剖析之。
二、围绕“娃哈哈”商标的合同约定
围绕“娃哈哈”商标，娃哈哈集团与达能、合资公司分别签订了一个转让合同、两个许可使用合同：《合资经营合同》
1996年2月，达能集团、娃哈哈集团、香港百富勤订立《合资经营合同》，约定合资设立娃哈哈食品有限公司（简称：合资公司），其中娃哈哈集团向合资公司的注资包括5000万元无形资产，即“娃哈哈”商标价值的一半，“娃哈哈”商标价值的另外5000万元则由合资公司出资购买。
《商标转让协议》
1996年2月29日，娃哈哈集团与合资公司正式签订《商标转让协议》，娃哈哈集团将“娃哈哈”商标作价一亿元(人民币)，其中五千万元作为商标转让价款，由合资公司直接支付给娃哈哈集团，余下的五千万元作为娃哈哈集团对合资公司的出资。同时，该《商标转让协议》约定，娃哈哈集团除了可以在企业名称中继续使用“娃哈哈”字样外，不得在产品中使用“娃哈哈”商标。“不得将任何商标或其中的任何权利、所有权或利益转让予第三方，亦不得允许任何第三方使用商标或拥有其中的任何权利、所有权或利益”。
1996年4月24日，娃哈哈集团与合资公司以上述《商标转让协议》报送商标局，请求核准将“娃哈哈”商标所有权人变更为合资公司，但未得到批准，1997年9月12日再报商标局请求核准仍未得到批准。需要说明的是，历次申请，商标局均未出具书面意见而只是口头告知不批准。这样，“娃哈哈”商标所有权人仍在中方公司即娃哈哈集团公司名下。
《商标使用合同》
为了履行《合资经营合同》，不影响合资公司对娃哈哈商标的专有使用权，三年后的1999年5月18日，合资公司与娃哈哈集团又签订了《商标使用合同》。约定：娃哈哈集团同意向合资公司提供一个专有和不可撤消的权利和商标使用许可，在合同期限内用以制造和在国内外市场上销售产品。同时约定，根据《合资经营合同》中规定的条款和条件，只授予给娃哈哈合营企业使用“娃哈哈”字样作为商号和公司名称的一部分。《商标使用合同》还约定：甲方和乙方理解并同意签署简式使用合同，仅为了在中国商标局和工商行政局注册之用，而所有管制使用商标的条款和条件则包含在本合同中。甲方和乙方进一步理解并同意如本合同和简式使用许可合同有不一致的地方，将以本合同的条款为准。简式《商标使用许可合同》
为了顺利办理商标使用许可合同的备案手续，1999年8月，娃哈哈集团与合资公司又签订《商标使用许可合同》简式合同，并送国家商标局进行备案，该合同中没有规定任何排他性条款。 三、围绕“娃哈哈”商标的仲裁及诉讼 娃哈哈集团提起仲裁，要求确认1996年签署的《商标转让协议》已经终止。 2007年6月14日，娃哈哈集团在中国杭州仲裁委员会提起仲裁申请，要求确认娃哈哈集团与合资企业杭州娃哈哈食品于1996年2月29日签署的《商标转让协议》已经终止。达能集团以合资公司名义提出仲裁反请求，请求裁决娃哈哈集团立即履行于1996年2月29日签订的《商标转让协议》，按照有关规定和双方的约定与娃哈哈合资公司共同向国家商标局呈交‘娃哈哈’商标转让的书面申请并递交与之相关的必要文件材料。
双方仲裁的焦点，便是“娃哈哈”商标归属问题。 2007年12月6日，杭州仲裁委员会最终裁决，确认自1999年12月6日起，娃哈哈集团与合资企业杭州娃哈哈食品于1996年2月29日签订的《商标转让协议》已经终止，并驳回合资公司要求娃哈哈集团立即履行《商标转让协议》。其理由是，杭州娃哈哈集团于1996年4月和1997年9月先后向国家商标局提交书面申请，要求将其名下的200多件注册商标转让给合资公司，但国家商标局均未同意转让。1999年7月，杭州娃哈哈集团向国家商标局提交了许可合资公司杭州娃哈哈食品使用其注册商标的许可合同备案申请，国家商标局于1999年8月予以备案。 2007年8月下旬，达能集团以娃哈哈合资公司名义向北京市第一中级人民法院状告国家工商行政管理总局商标局，法院受理此案，但，原告因故撤诉。达能集团在瑞典斯德哥尔摩仲裁院提起的八项仲裁，其中一项请求为“要求对方履行合资合同中的商标转让协议”。
四、双方纠纷的法律分析从法律的角度来看，这个案件其实并不复杂，其争议点在于：
其一，1996年4月24日，娃哈哈集团与合资公司就“娃哈哈”系列商标签订《商标转让协议》，该转让两次报送商标局申请核准均未得到批准，后来双方又签订许可使用协议并进行了备案。这样的话，《商标转让协议》是否已经终止？达能是否还有权或者说有可能要求娃哈哈集团协助将商标过户之合资公司名下？◆ 对于这个争议点，杭州仲裁委员会已经做出裁决，达能已经败诉，合资公司无法取得“娃哈哈”商标的所有权。
其二，1999年5月18日，合资公司与娃哈哈集团签订了《商标使用合同》，该商标使用合同诸多地方不符合法律规定无法办理备案，同年8月份，双方又签订简本《商标使用合同》（许可期限仅以十年注册商标有效期为限），这两个协议称作“阴阳合同”，应以哪一份为准？
◆ 对于这个争议点，双方尚未展开诉讼，但是参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据”的规定，达能的形势并不有利。如果最终判决以简本已备案的《商标使用合同》为准，则达能将彻底失去对“娃哈哈”的控制权并且无权继续使用“娃哈哈”商标。五、达能之五大致命失误
达能与娃哈哈之战，其本质即是“娃哈哈”商标的归属之争。达能的想法是，其已控股合资公司，如果依据当初的《商标转让协议》顺利的将“娃哈哈”商标过户到合资公司名下，那么合资公司有权不再允许宗庆后的娃哈哈集团及其他下属公司使用“娃哈哈”商标，这样，宗庆后的非合资公司就只能低价卖给达能了。娃哈哈集团宗庆后则紧紧拽着手里的“娃哈哈”商标，他的想法是，只要商标不被过户到合资公司，大不了无法合作下去，合资公司解散，而其自己则可继续使用“娃哈哈”商标，坐享现成品牌。显然，其双方都有自己的策略并自认为可以“制胜”对手。遗憾的是，目前来看，达能已“初战告败”，处于劣势。 达能的被动，从《商标法》角度来看，实则是必然的，因为其一开局即已犯下致命错误。 （1）中国《商标法》第三十九条规定，“转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。” 很显然，达能集团在与娃哈哈集团签订合资协议前没有掌握中国《商标法》关于商标转让需要商标局核准以及商标局有可能不予核准的有关规定，达能根本就没有考虑到《商标转让协议》签订后有可能会得不到批准，因此，他没有在签订合资协议及正式投资前来考虑并防范这个风险。这是达能之第一大失误。（2）1996年，达能与娃哈哈签订《商标转让协议》后，两次报批都未获准，而商标局甚至连书面文件都没有出具。对于这样核心的问题，达能竟没有坚持要求商标局出具书面的正式答复，更没有采取其他法律措施对商标局不予核准转让的行为进行复议或诉讼，这导致十一年后都还搞不清楚商标局是“未予同意”还是“驳回申请”其理由到底是什么。同时，达能方也因此而丧失了进行复议或诉讼的权利。关键时刻放弃了自己的关键性的权利。这是达能之第二大失误。
（3）《商标转让协议》两次报批都未获准后，达能不应该妥协并改为与娃哈哈集团签订《商标使用合同》，这等于是放弃了要求办理商标转让，与娃哈哈集团签订《商标使用合同》也是杭州仲裁委员会认定双方《商标转让协议》已终止的理由之一。 我们认为：其实，达能完全可以积极寻求其他法律允许的变通手段，实现对“娃哈哈”商标的控制。比如，达能可以要求娃哈哈集团另行设立一个诸如“娃哈哈品牌管理公司”的中资公司，由娃哈哈集团先将商标全部过户到这个“娃哈哈品牌管理公司”名下，在商标局批准后（中资公司之间的转让，商标局没有理由不予核准），达能可以再收购“娃哈哈品牌管理公司”的股权，股权转让只需要在地方工商局等部门审批，显然是可以得到批准的，这样的话，达能集团就可以通过控股“娃哈哈品牌管理公司”掌控到“娃哈哈”商标了。遗憾的是，达能放弃了这种努力。这是达能犯下的第三个失误。（4）达能不应该与娃哈哈集团签订 “阴阳合同”。《商标法》第四十条规定，“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。……商标使用许可合同应当报商标局备案。”《商标法实施条例》第四十三条规定，“许可他人使用其注册商标的aihuau.com，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案”。达能显然没有严肃的对待中国商标法有关商标使用许可的规定，没有认真评估《商标法》有关商标许可使用备案制度的规定及其立法含义，它完全是一厢情愿的认为“阴阳合同”应以“真实”的“阴合同”为准。
达能与娃哈哈集团签订两个不一样的《商标使用合同》，如果法院判定双方按已经备案的简本的《商标使用合同》履行，那么，合资公司与娃哈哈集团之间仅仅是一个商标使用权的普通许可，而且许可使用期限已满了，这意味着合资公司将不能继续使用“娃哈哈”商标。这是对达能是非常不利的。这是达能犯下的第四个失误。
（5）达能不应在合同中约定纠纷由“杭州仲裁委员会”仲裁，一般来讲，有经验的律师会建议选择香港或境外的仲裁机构管辖。
六、结束语“达.娃”案作为一个典型的外资并购案例，无论是从《公司法》角度还是《商标法》角度，无论是对于中国公司还是跨国企业，都有很多的教训。以上仅是从《商标法》角度所进行之分析。作为跨国公司的达能集团显然在这个方面犯下了许多不应该犯的错误，希望所有的后来者都能引以为鉴！
