爱华网成套产品外观设计中包含相似外观设计的审查（原载于：《中国专利与商标》2011年第2期）
国家知识产权局专利局外观设计审查部 吴溯
摘要：专利审查指南第一部分第三章第9.2.4规定,“成套产品外观设计专利申请中不应包含某一件或者几件产品的相似外观设计。”由于成套产品外观设计和相似外观设计两者存在范围上的重合，成套产品外观设计专利申请中包含相似外观设计的情况仍时有出现。为此，本文从理论分析出发，对相关案例进行类型分析，力图为审查员和申请人给出实践中可操作的针对性建议。
我国2009年10月1日实施的专利法规定“同一产品两项以上的相似外观设计可以作为一件申请提出”[1]。相对于不允许相似外观设计合案申请的旧法，这是一种进步，也更能保障申请人的权利。在专利法规定相似外观设计可以合案申请的同时，专利法实施细则和专利审查指南又进一步规定了相似外观设计合案申请的授权限制条件。一是在专利法实施细则中规定相似外观设计合案申请必须指定一项基本设计，并规定了合案外观设计的数量不得超过10项；二是在专利审查指南第一部分第三章第9.2.4中规定，“成套产品外观设计专利申请中不应包含某一件或者几件产品的相似外观设计。”[3]
“成套产品中不应包含相似外观设计”这一限制性条件的本意是区分两种不同的外观设计合案申请形式，避免其重叠；并避免申请人将数量过多的相似外观设计合在一个申请里提交[4]。但在实践中，成套产品外观设计中实质包含相似外观设计的情况往往难以避免。面对该项规定，审查员和申请人往往会存在疑惑。如何操作才能既符合规定又符合申请人的利益？本文将就此问题，从理论与实践两个方面进行分析，并提出实践中可操作的审查模式。
问题的提出
我们先来看两个案例。图1的产品名称为沙发，包括套件1、套件2和套件3。
图2为完全相同的外观设计产品，只是分为套件1和套件2，其中套件1又包括设计1和设计2二项相似外观设计。
由图1和图2可见，完全相同的外观设计产品，若以图2的形式提交，则在形式上明显违反“成套产品外观设计专利申请中不应包含某一件或者几件产品的相似外观设计”的规定，不能获得专利权；若以图1的形式提交，则符合成套产品外观设计合案申请的要求，可以获得授权。这正是导致申请人疑惑的典型案例：这两个案例的图片或者照片表达的是完全一样的外观设计，却可能会因为使用了不同的视图名称而面临不同的审查结果。
以此为例，我们可以看到，专利审查指南第一部分第三章第9.2.4的适用至少会带来以下问题：
成套产品外观设计合案申请和相似外观设计合案申请的授权范围存在一定程度的重合，导致成套产品外观设计中会包含相似外观设计；
专利审查指南第一部分第三章第9.2.4的规定所排除的范围与成套产品外观设计合案申请所能授权的范围存在某种程度的重合。这种看似矛盾的重合，给审查员和申请人带来了一定程度的疑惑。
因此，探讨问题出现的根源，寻求对审查员和申请人而言切实可行的解决办法，有一定的现实意义。
相关规定
关于合案申请，专利法第三十一条第二款规定，一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。[1]
同时，专利审查指南第一部分第三章第9.3明确指出，合案申请的外观设计应当分别具备授权条件[3]。
对于成套产品外观设计合案申请，专利法实施细则第三十五条第二款进一步规定，用于同一类别并且成套出售或者使用的产品并且具有相同设计构思的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。[2]
专利审查指南第一部分第三章第9.2将成套产品定义为：成套产品是指由两件以上（含两件）属于同一大类、各自独立的产品组成，各产品的设计构思相同，其中每一件产品具有独立的使用价值，而各产品组合在一起又能体现其组合使用价值的产品。[3]
同时，专利审查指南第一部分第三章第9.2.4规定：成套产品外观设计专利申请中不应包含某一件或者几件产品的相似外观设计。[3]
与2009年10月1日之前施行的旧专利法、2009年2月1日之前施行的旧专利法实施细则和审查指南相比较，可以发现成套产品外观设计相关规定的两处变化。其一是“同一类别”的内涵由国际外观设计分类表中的“同一小类”扩展为“同一大类”；其二是增加了“成套产品外观设计专利申请中不应包含相似外观设计”这一规定。这第二点变化主要是在允许相似外观设计合案申请之后，对成套产品外观设计合案申请新增加的授权限制条件。
对于相似外观设计合案申请，专利法实施细则第三十五条第一款还规定，将同一产品的多项相似外观设计作为一件申请提出的，对该产品的其他设计应当与简要说明中指定的基本设计相似。一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。[2]
成套产品外观设计和相似外观设计范围上的重合
从我国专利法、专利法实施细则和专利审查指南的规定来看，允许合案申请的成套产品外观设计与相似外观设计存在范围上的重合，这是造成成套产品外观设计合案申请中包含相似外观设计的情况常常出现的主要根源。下文将对两者的相关规定所要求的各项条件逐项进行比较，寻找其范围上的重合之处。
1产品种类条件比较
对于成套产品外观设计合案申请，要求其产品必须是属于同一类别，即国际外观设计分类表中的同一大类[3]。而对于相似外观设计合案申请，则要求各项外观设计产品必须是同一产品。虽然学界对于同一产品是仅包括相同种类的产品还是应当包括相近种类的产品，还存在一定的争议，但根据《专利审查指南修订导读2010》的解释，“同一产品”原则上指的是相同种类的产品[4]。而相同种类产品又在同一类别（大类）之内。
2产品组合关系条件比较
从组合关系上看，对于成套产品外观设计，要求各产品必须成套出售或者使用，除了各自具备独立使用价值外，还要求组合在一起能体现其组合的使用价值。对相似外观设计合案申请则无此要求，具备独立使用价值的两项以上相似外观设计就可合案申请。
3设计特征条件比较
成套产品外观设计要求“各产品设计构思相同”。对于该要求，专利审查指南第一部分第三章第9.2.3作了详细的解释，即要求各产品在设计特征上必须满足形状的统一、图案的统一、色彩的统一[3]。对于相似外观设计合案申请，专利审查指南第一部分第三章第9.1.2则规定，“一般情况下，经过整体观察，如果其他外观设计和基本外观设计具有相同或者相似的设计特征，并且二者之间的区别点仅在于局部细微变化、该类产品的惯常设计、设计单元重复排列或者仅色彩要素的变化等情况，则通常认为二者属于相似的外观设计”。[3]
两者的设计特征条件之间并不是简单的包含与被包含的关系，而是部分重合的关系。整体上看，设计构思相同涵盖的范围要更大一些。具体地说，显著的差异主要有两点：
一是成套产品对各产品设计特征的要求中“形状的统一”，包括“各产品都以一种特定的造型为特征”或者“各构成产品之间以特定的造型构成组合关系”两种情况[3]，而相似外观设计则未允许“特定的造型构成组合关系”作为合案的设计特征条件[3]。
二是对色彩的规定不同，当各产品的形状、图案符合统一协调的原则前提下，成套产品外观设计对色彩的要求分为两种情况，即“在简要说明中没有写明请求保护色彩的情况下，设计构思相同”，对色彩没有特别要求。而“在简要说明中写明请求保护色彩的情况下，如果产品的色彩风格一致则设计构思相同；如果各产品的色彩变换较大，破坏了整体的和谐，则不能作为成套产品合案申请”[3]。而对相似外观设计来说，在其他设计具有与基本设计相同或者相似的设计特征，区别仅在于色彩要素的变化时，可视为相似外观设计[3]。以图3和图4的设计为例，图3的设计同时符合成套产品外观设计和相似外观设计对色彩的规定，而对于图4的设计，则取决于简要说明中是否写明请求保护色彩。若简要说明中写明了请求保护色彩，则可能由于其中一个椅子的色彩变化较大，破坏了整体的和谐，导致图4的设计不能以成套产品外观设计合案申请，但仍然符合相似外观设计合案申请的规定。
除对色彩要求的差异之外，“相似外观设计”对设计特征的条件基本都落在了成套产品外观设计“各产品设计构思相同”对设计特征的要求范围之内。
4.其他条件的比较
成套产品外观设计合案申请和相似外观设计合案申请在产品数量的限制上也存在差异，前者未限制合案申请中的外观设计产品数量，后者则要求合案申请的相似外观设计产品不得超过10项。[3]
由以上成套产品外观设计合案申请和相似外观设计合案申请各项条件的比较中可以看到，由于并不存在相互排斥的条件，因此，在同时满足所有条件时，成套产品外观设计和相似外观设计这两种合案申请就会出现竞合。
合案申请类型分析
在实践中，成套产品外观设计合案申请包含相似外观设计的情况也相当常见，并存在多种不同类型。
类型1全部产品为一组相似外观设计，且符合成套产品外观设计合案申请的规定
该类型的外观设计专利申请的特征是：即各产品属于同一产品，成套出售或者使用，有独立的实用价值，组合在一起又能体现其组合的使用价值；设计构思相同，且指定任一产品的外观设计为基本设计，其他产品的外观设计均与其相似。如前文提到的图1，产品名称为沙发，指定任一沙发为基本设计，其他均与其相似。以及图5，产品名称为盘子，各产品区别仅在于局部细微变化。
类型2全部产品为一组相似外观设计，色彩不符合成套产品外观设计合案申请的规定
该类型的外观设计专利申请的特征是：即各产品属于同一产品，成套出售或者使用，有独立的实用价值，组合在一起又能体现其组合的使用价值，且指定任一产品的外观设计为基本设计，其他产品的外观设计均与其相似。但申请人要求保护色彩，且存在色彩变化破坏了整体和谐的产品。如前文提到的图4，其中一件椅子的色彩变化较大，破坏了整体的和谐。
类型3：全部产品可分为若干组相似外观设计，且符合成套产品外观设计合案申请的规定
该类型的外观设计专利申请的特征是：符合成套产品外观设计合案申请的规定，全部产品也可分为若干组相似外观设计。即各产品属于同一产品，成套出售或者使用，有独立的实用价值，组合在一起又能体现其组合的使用价值；设计构思相同，全部产品也可分为若干组相似外观设计。如图6，产品名称为调味品罐，可分为2组相似外观设计。
以及图7，产品名称为茶几套件，包含椅子的相似外观设计和茶几的相似外观设计。
类型4：部分产品可成为一组相似外观设计，且符合成套产品外观设计合案申请的规定
该类型为最常见的类型，大部分的茶具、家具套件均可归入该类型。该类型各产品属于同一大类，成套出售或者使用，有独立的实用价值，组合在一起能体现其组合的使用价值；设计构思相同，且有部分外观设计产品属于同一产品；指定该部分外观设计中任一项外观设计为基本设计，该部分中其他外观设计均与其相似。如图8，产品名称为茶具，若排除茶壶，则茶杯可成为一组相似外观设计。
以及图9，产品名称为茶几套件，若排除茶几，则椅子可成为一组相似外观设计。
类型5部分产品可成为若干组相似外观设计，且符合成套产品外观设计合案申请的规定
该类型也是常见的类型，其各产品属于同一大类，成套出售或者使用，有独立的实用价值，组合在一起能体现其组合的使用价值；设计构思相同，且有部分产品可成为若干组相似外观设计。如图10，产品名称为茶具，若排除茶壶，茶杯为一组相似外观设计，碟子为另一组相似外观设计。
类型6其中一件产品的相似外观设计产品与其他产品习惯上不同时出售或使用
在该类型外观设计中，各产品属于同一大类，部分产品习惯上同时出售或者使用，有独立的实用价值，组合在一起又能体现其组合的使用价值；设计构思相同。但存在若干个相似外观设计产品，与其中一个或者几个产品为同一产品，习惯上并不与其他产品成套出售或者使用，或者与其他产品的组合不一定能体现其组合的使用价值。如图11，产品名称为茶具，包括茶壶的3项相似外观设计。
该类型即为专利审查指南第一部分第三章第9.2.4规定中力图排除的类型。通常是一些违背固定搭配习惯的成套产品外观设计专利申请。以图11的外观设计为例，由于包含茶壶的多个相似外观设计产品在内的一组产品不属于习惯上同时出售或者使用的成套产品，因而不符合成套产品外观设计合案申请的规定。
审查模式的建构
面对各种类型的合案申请，如何操作才能既符合规定又符合申请人的利益，笔者将从审查原则和具体操作实践两个层面就审查模式的建构提出建议。
1. 审查原则
一、在其他条件相同的情况下，“成套出售或者使用，组合后能体现组合价值的规定” [1]应比“成套产品外观设计专利申请中不应包含某一件或者几件产品的相似外观设计的规定”[3]优先。“成套出售或者使用”是《专利法》中规定的，“成套产品外观设计专利申请中不应包含相似外观设计”是《专利审查指南》中规定的，在发生矛盾的情况下，应当以上位法律的规定为准。例如在上文提及的类型1、类型3、类型4和类型5的成套产品外观设计专利申请中，显然均包含了某一件或者几件产品的相似外观设计，但这些外观设计产品中包含相似外观设计产品在内的全部产品是可以成套出售或者使用的，组合之后也能体现组合的使用价值，也就是说首先符合了成套产品外观设计合案申请的规定，因此从法理上看，应当允许以成套产品外观设计合案申请的方式提交，而不应根据专利审查指南第一部分第三章第9.2.4的规定禁止其合案申请。
二、虽然应允许上述类型1、类型3、类型4和类型5的外观设计以合案申请的方式提交申请，但在目前审查指南有明文规定“成套产品外观设计专利申请中不应包含某一件或者几件产品的相似外观设计”的情况下，在具体合案申请形式上还是应符合规定。从上文的分析来看，专利审查指南第一部分第三章第9.2.4的规定，实际上发挥的作用仅仅是在形式上限定了申请人在一个申请里面只能使用一种合案申请形式。即是说，可以理解为成套产品外观设计合案申请和相似外观设计合案申请在一定情况下仅仅是形式上的不同，但根据规定，申请人只能择一使用。因此，若申请人提交了包含两种形式的合案申请，只要其图片或者照片表达的产品的外观设计实质上符合《专利法》规定的合案申请条件，审查员就不应禁止其合案申请，而应建议申请人对申请文件进行修改，选择或者转换适合其自身的合案申请提交形式。
2.审查模式
在现行规定的框架下，何种情况允许成套产品外观设计专利申请中实质上包含了某一件或者几件产品的相似外观设计，何种情况不允许；对于不同类型的成套产品外观设计合案申请，如何选择提交形式，才更可能获得授权，是申请人最为关心的问题。笔者结合上文对各种案例的分类研究，提出以下审查模式。
成套产品外观设计合案申请中包含相似外观设计的审查模式见下表。
由上文的分析可见，除了类型2和类型6以外，其他类型的外观设计通常可以以成套产品外观设计合案申请的形式获得授权。因此笔者建议，对申请人而言，若遇到成套产品外观设计中包含相似外观设计的情况，在符合成套产品外观设计要求的前提下，以成套产品外观设计的形式提交（例如图1的外观设计），更可能获得授权。
不同合案申请形式对申请人权利保护的影响
在合案申请时，如果出现成套产品外观设计包含相似外观设计的情况，申请人通常需要更改合案申请形式。由于在我国的无效程序和侵权诉讼中，无论是成套产品外观设计合案申请还是相似外观设计合案申请，申请人就其中的每一项外观设计都能单独主张权利，因此，对于同时符合成套产品外观设计合案申请和相似外观设计合案申请要求的外观设计，无论申请人选择哪一种申请形式，都不会对授权后的权利保护造成影响。
结语
本文从理论探讨出发，对案例进行了类型分析，并针对不同类型的案例给出了针对性的处理建议。从上文的探讨中我们还可以发现，专利审查指南第一部分第三章第9.2.4规定的主要作用是从提交形式上对成套产品外观设计和相似外观设计两种合案申请方式做了区分，即明确了申请人在一件申请中只能选择一种合案申请形式，不能同时使用两种合案申请形式，避免了合案申请提交形式的混乱。若形式上违反该规定，只要申请文件中图片或者照片所表达的合案申请的产品外观设计实质上符合两种合案申请的要求，申请人仍可以通过改变申请形式来获得授权，因此该规定所能排除的合案申请其实有限，未能很好地起到限制一件合案申请中外观设计数量的作用和实现订立该规定的初始目的。这一点还存在研究空间，值得进行后续的探讨。例如可研究该项规定是否还不够完善，如何进一步修改。或者考虑是否能借鉴其他国家的做法，不对成套产品外观设计中包含相似外观设计加以限制，而是通过每增加一项外观设计，相应缴纳一定的附加费的方式来实现控制一件合案申请中的外观设计的数量，从而更好地实现平衡公共权利和私人权利的目的。
参考文献
[1].中华人民共和国专利法. 北京．知识产权出版社，2009
[2].中华人民共和国专利法实施细则. 北京．知识产权出版社，2009
[3].专利审查指南. 国家知识产权局.北京．知识产权出版社，2010
[4].专利审查指南修订导读2010.国家知识产权局专利局审查业务管理部.北京.知识产权出版社,2010
