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娃哈哈达能商标合同效力的理论探讨
北京广盛律师事务所上海分所律师刘春泉
摘要：娃哈哈与达能签订了商标转让合同，商标许可合同，许可合同又有阴阳两份，后面又有修订协议，这些合同签订于1993、1999年，如今合同法已经修改，上述合同效力如何？仲裁机构应该如何处理？这是法律界关心的问题，也是对娃哈哈合资企业有重大影响的问题，本文从合同效力的角度进行分析，希望对读者有所帮助。
关键词：娃哈哈 达能 商标 合同效力 合同履行
正文
一、双方争议焦点的概括
为便于讨论，本文中均假定事实是我们已经获得的合同等材料，假设这些材料属实，因此，实际诉讼和仲裁过程中的事实可能与本文讨论有所不同，而事实的变化可能会相应引起分析和结论的变化，另外，本文的分析仅仅基于法律专业和法学学术本身，既反对以民族感情代替法律分析的倾向，也反对以投资环境和质疑政府是否能公正处理这一争端的态度代替法律分析的倾向，请读者注意。
本文认为，本案双方的争议焦点有下列几个：一是商标转让合同和许可合同是否分别有效？以及如有效，是否生效？二是备案的商标许可合同和未备案的商标许可合同是否分别有效？以及如有效，是否生效？三是系争合同如果都有效本案该如何处理？
二、商标转让合同的效力问题
1、商标转让合同应适用新的统一合同法还是适用旧的经济合同法或者涉外经济合同法？
由于商标转让协议签订于1996年2月29日，签订合同的主体为娃哈哈集团公司和娃哈哈食品公司（后者即娃哈哈与达能的合资公司），两者均为中国法人，因此，合同的效力判断应根据当时的《经济合同法》和当时的老《商标法》。
但是，统一合同法生效后，根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》司法解释一》第三条的规定，“人民法院确认合同效力时，对合同法实施以前成立的合同，适用当时的法律合同无效而适用合同法合同有效的，则适用合同法”。因此，如果按照当时的法律合同无效，则按照新法律为有效，所以，合同无效这一条基本不用考虑，除非按照目前的法律娃哈哈方面还能证明合同无效。
《商标转让协议》第1.2规定：“附录1所列商标全部以甲方名义登记。甲方已申请（I）对附录2所列现以甲方前度名称登记的全部商标进行甲方更名登记及（II）在所列的国家对全部商标以甲方名称进行注册。
第2.1规定，“当乙方董事会确认接收商标时，即使有关之注册商标注册证书还未重新以乙方名义注册，商标的所有权应视为乙方所有”
这条规定意图以名义上登记为甲方，而通过合同安排，实际所有权为乙方的方式，达到名义登记为娃哈哈实际为合资公司所控制的目的，这违反了登记的公示公信原则。商标的权属归属认定方式也不是当事人可以通过民事合同约定和处分的事项，当事人的约定不具有法律效力。而且，商标的转让，按照93年老商标法规定“商标注册有效期10年，自核准注册之日起计算”，由此可见，取得注册商标专用权的起点为核准之日，转让属于变更注册，同理，商标转让的受让人取得注册商标专用权也应自核准之日起计算，但是按照新的商标法第39条第二款规定，“转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。”即按照现行规定，受让方自核准登记公告之日方能获得商标专用权，因此，商标核准注册和核准转让登记具有公示、公信效力，该2.1约定无效，注册商标专用权仍归注册人享有。
《商标转让协议》第4条转让程序规定：
“4.1在本协议签署后及在乙方获发营业执照后的90天内，甲、乙双方应向中国商标局呈交有关的商标注册转让申请和商标的原注册登记证。甲方应协助和与乙方合作使乙方可办理在中国的商标注册转让的其他有关程序。至于在中国境外注册及申请注册商标，甲乙双方应相互合作办理该等商标转让予乙方的手续。
4.2如本协议需要中国政府的任何授权或者批准，或需要向中国或其他国家的政府机构办理登记或者完成转让手续，甲方应取得授权和批准或者完成这些登记手续，双方应相互合作取得一切必要的政府授权和批准。”
根据本条的规定，双方应共同向商标局提交转让申请，换言之，提交申请是双方的责任，而不是一方的责任，而事实上，这也是老商标法第25条的规定，由此可见，达能方面以“曾委托有资质的知识产权代理公司向国家商标局查询，未查到娃哈哈曾向商标局提请转让的记录”为由质疑娃哈哈未提交转让的说法不成立。
关于第4.2条，以及由此引起的合同效力的讨论，有几种不同的意见：
第一种意见认为，根据1993年公布的商标法第25条的规定，“转让商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标经核准后，予以公告。”根据2001年修正的商标法第39条规定“转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。”根据以上规定，转让商标需经国家商标局核准并予以公告才能算真正注册商标专用权转让，而商标局明确表态不予批准，因此，娃哈哈的商标所有权一直属于娃哈哈集团公司所有[1]。
以上观点并未直接论述商标转让合同的效力问题，但是从其表述来看，似乎应该是认为商标转让协议无效。一般来说，合同成立之后，合同的效力有四种情况：有效，无效，效力待定，部分有效部分无效。对其他三种都有履行的问题，只有合同无效不存在讨论继续履行的必要，因为无效合同自始无效，也不能通过事后的补救使之有效。
对此，本文认为，《商标转让协议》的效力与协议的履行属于不同的问题，因为本案的《商标转让协议》签订于1996年，应当按照当时的《经济合同法》和《商标法》考察其效力，但是，根据《最高人民法院关于适用《合同法》司法解释一》的规定，合同签订在《合同法》生效前持续到《合同法》生效后，如果按照当时的法律无效，按照《合同法》有效，则适用《合同法》。而且，国家商标局是否准许核准转让以及公告，属于确定商标专用权归属的事项，但是不属于《合同法》规定的合同无效的情形，因此，上述理由不成立。
第二种意见认为，根据签订协议时的《经济合同法》第6条规定，“经济合同依法成立，即具有法律约束力，当事人必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或者解除合同”换言之，《经济合同法》对合同的成立和生效并未区分，可以理解为，合同成立即生效，但是，《民法通则》第六十二条规定，“民事法律行为可以附条件，附条件的民事法律行为在符合所附条件时生效”。最高法院关于民法通则司法解释规定“75．附条件的民事行为，如果所附的条件是违背法律规定或者不可能发生的，应当认定该民事行为无效。76．附期限的民事法律行为，在所附期限到来时生效或者解除。”据此，民事法律行为可以附条件或者期限，附条件或者期限的行为，自条件成就时或者期限到来时生效或者解除。由于4.2条约定，并且，结合同一协议第10.6规定“未经另一方事前书面同意并经有关审批部门的审批和登记（如有必要），任何一方均不得转让其于本协议项下的权利义务。”可以看出，双方对该商标转让协议的生效条件作出了约定，这些条件不违反当时法律的规定，本着尊重当事人意思自治的原则，这些约定就应该是有效的。商标转让依照商标法应当经商标局核准，因此，当事人以是否核准约定为生效要件，不违反当时法律的规定，后来商标转让协议未获得商标行政管理机关的核准转让，属于未获得协议约定的“获得中国政府授权或者批准”，或者无法完成政府机构办理登记或者完成转让手续，因此，商标转让协议生效条件不成就，该协议不生效。而最高人民法院关于合同法的司法解释一第3条，是关于合同无效的规定，其并未规定合同不生效适用新的合同法，因此，按照当时的经济合同法。该转让协议不生效。该转让协议也不能适用《合同法》。
第三种意见认为，《商标转让协议》依法成立，按照《经济合同法》即已生效，而4.2关于履行中转让商标的程序的规定，不影响合同效力，10.3是关于修改的约定，虽然约定经过“审批”和“登记”方能修改，可以佐证双方对合同生效有“审批”和“登记”的约定，但该条款本身不能直接证明合同的生效和效力，何况商标局核准与否，属于商标权属归属的决定因素之一，但该行为并不影响商标转让合同的效力，因此，结合双方签署了商标许可协议，可理解为双方确实订立了转让协议，由于商标局未予同意转让，双方遂又签署了许可合同，规定在转让成功之前适用许可合同，该两份合同都是合同法适用前签订且延续到合同法适用后的合同，按照合同法解释一的规定，按照当时法律无效的合同应适用合同法，因此，两份合同不违反合同法，也未发现存在《合同法》52条规定的无效情形，故均为有效合同。但是合同中的某些条款，若违反了中国法律的规定，应属无效。但无效条款不影响合同的效力。
三、商标许可合同的效力分析
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》[2]第十九条规定“商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。
商标许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。”
本次关于商标许可合同的法律界大讨论中，不少律师和学者只注意到了这一规定的前半句，而得出许可合同是否备案不是生效要件的结论，其实这是不全对的，因为这一司法解释明确规定双方另有约定的除外，换言之，如果双方约定商标许可协议的生效要件为备案，那么，备案作为许可合同生效要件不违反这一司法解释的规定，也符合民法通则关于民事行为可以约定条件和期限的规定，应该是可以准许的。
本案中，双方的《商标转让协议》签订于1996年2月29日，《商标许可合同》签订于1999年5月18日，假设确如达能律师在合同中所言，无论是否转让成功商标均为合资公司所有的话，既然合资公司有商标所有权，那么不可能存在此的后许可合同，因为自己许可自己从逻辑上也说不通，所以，显然达能的合同条款和主张是前后矛盾的。根据我们掌握的资料，双方的简式许可合同，即向商标局备案的阳合同，签订于1998年，2005年10月12日双方签订了商标许可合同第一号修订协议[3]。
关于阴阳合同的效力以及以哪一份为准的问题，根据《最高人民法院适用<商标法>的司法解释》第19条，除非双方另有约定，否则，备案不是合同生效或者有效的条件。在双方之前已经有一份未实际履行的商标转让转让协议的情况下，双方就同一商标标的签署了“许可使用”的阴阳两份合同，且明确在3.1(6)，即甲方的“保证”部分，称：“并特此澄清，为确保乙方与娃哈哈合营企业/Jinjia合营企业可持续使用商标，由甲方与乙方已签署的或由甲方与娃哈哈合营企业/Jinjia合营企业业已签署的已注册许可使用协议将于本合同的简式使用许可合同及乙方与娃哈哈合营企业/jinjia合营企业的许可使用合同分别备案后终止。”上述内容系双方约定事项，一方的单方承诺对此承诺应无法律效力；且上述约定明显系以合法形式掩盖达到规避政府部门管理（商标转让核准和许可的备案管理）的目的，属于民法通则和合同法规定的“以合法形式掩盖非法目的”，因此，此内容应属无效。阴阳合同的效力应该以法律规定为准，不因为当事人的此约定而终止。
该许可合同（阴合同或者详细版合同）第五条（价款）规定：“甲方特此授予乙方根据第2.6条在产品上使用商标的专有权及使用许可，其对价（价款）包括已作为甲方对乙方注册资本出资的一部分的人民币5000万元，以及由乙方另外支付给甲方的、作为商标转让合同第1.1条中规定的商标价值的余款的人民币5000万元。”由此规定可见，双方已经通过合资合同后的新合意，对原合资合同中的商标出资部分进行了变更，原来的出资价款1亿元已经变更为“商标许可的费用”，鉴于商标许可具有经济价值，其作为合资的出资，并不违反法律规定，因此，媒体关于质疑娃哈哈因未将商标转让而导致出资不到位，不符合该双方通过后来的约定已经改变了原出资合同安排的事实。该等质疑不能成立。
商标许可合同详细版第6.1规定：“在双方的授权代表签署本合同及如果需要的话，获得中国政府一切必须的批准后，本合同将生效。”
第6.2规定“本合同应保持其全面有效性直至中国商标局批准商标转让协议或直至合营合同终止时，以较先者为准（在该情况下，本合同在涉及未来商标时继续充分有效）。”
就此详细版许可合同而言，按照当时的经济合同法，如无约定，合同成立即具有法律约束力，即合同成立便立即生效。那么，问题就是6.1规定是否构成合同约定的生效条件？如果是，那么，按照经济合同法，该许可合同未生效，且，由于《合同法司法解释一》并无未生效的合同适用新合同法的规定，因此，该商标许可合同效力应适用签订时的法律；如果不构成合同生效条件，不是民法通则规定的可以约定的影响民事法律行为成立或者解除的要件，则许可合同成立即生效，即便按照当时的经济合同法无效，也因为《合同法司法解释一》的规定而适用合同法，总之还是合同有效。娃哈哈要主张其无效，则必须证明该合同存在违反合同法第52条的情形。
该许可合同的第8.4还规定：“约束力本合同为甲方及乙方的利益而订立，任何一方可要求强制执行。本合同不得以口头方式加以修订，只有通过甲方或乙方签署的书面文件及如有需要，经中国有关政府机构批准，方为有效。”
根据民法通则第62条以（合同法第45条也有规定），我国法律的司法实践一般认为，民事法律行为所附条件必须是将来发生的、不确定的、约定的、合法的事实。政府机关对于有关事项或者合同审批，源于法律和行政法规的规定，不属于当事人约定的范畴。当事人如果自行将政府审批的权限和职责约定为合同所附条件，不符合法律规定，此等约定应属无效[4]。但是，如果法律法规本来就规定某一行政许可事项，当事人又将其列为合同的条件，是否有效呢？比如，本案中，当事人约定“签署本合同及如果需要的话，获得中国政府机构的一切必须的批准后，本合同将生效”由于商标许可本身确需备案，那么，该许可合同是有效？无效？不生效？
首先，由于该条本身对合同的成立和生效进行了区分，此区分不违反当时法律的规定，因此，应属有效，由此，排除了根据经济合同法规定而自成立时具有法律约束力的可能。
其次，商标许可合同的备案，许可合同的备案是否属于合同条文中所说的“批准”或者“授权”？从文字上来看，备案的确不是“批准”或者“授权”，但是从实践来看，很多涉外合同中，由于外方不了解中国司法实践的具体情况，确有很多时候备案等政府手续都是翻译成应经过政府批准（approvedby thegovernment）。从合同签订当时的情况和合同的条文措辞来看，达能当时聘请了精明的律师，大部分条款都是有利于合资公司的，而且，转让和许可两份合同都是使用的“批准”的措辞，而事实上当时法律并无批准的要求，在这种情况下，若要说达能不知道中国商标法和合同法对于商标许可和商标转让并无需要批准的规定，令人难以置信。因此，我们有理由相信，达能当时是明知中国法律对于商标转让和许可并无审批的要求，而其使用的所谓“批准”和“授权”就是指中国商标法所规定的“核准“和“备案”。
第三，即使“备案”等同于“审批”或者“授权”，还有要解决“是否需要”的问题。如果从法律规定来说，当时《经济合同法》和老《商标法》都没有批准的需要，因此，从字面解释，这一条应该无法适用，合同不成立也没有依据，如此则合同有效。
若从历史解释，追溯当时双方签订合同的时的情况和真实意思表示，则备案是法律规定需要的，实际上又是可做可不做的（因为不作的后果是不能对抗第三人，但不影响效力），因此，此点倒使其符合了民事行为约定“条件”的要求（将来的，不确定的，约定的，合法的事实），如此观点被采纳，则合同应为未生效或者不生效。
本文认为，固然实践中涉外合同的批准或者授权实际就是指备案，但是考虑到本案引起的巨大影响，若以此裁判，容易留下口实，故恐难以此为由作出认定，因此，合同很有可能被认定有效。
至于商标局备案的商标许可合同，虽然其有效，但是，由于其并无实质性内容，因此，对解决本案不会有太大影响。
四、本案该如何处理？
在对上述合同的效力进行分析评价之后，本案还是存在双方签订的这三个合同如何处理的问题。首先，在理论上应该明确，合同的成立、生效、效力和履行是不同性质的问题。合同成立后，双方应该按照合同全面履行，这是合同法的基本原则，但是现实中，有时候合同虽然有效，但是合同并无法履行，比如，当事人约定买卖一个定做的特定蛋糕，但是在买方到来之前，卖方的孩子把蛋糕偷吃了，买方若要履行，事实上已经不可能，但是这不影响合同有效以及买方依照合同要求卖方承担违约责任。
在本案系争的合同都可能有效，合同不生效的理由也得不到支持的情况下，还存在一个合同的权利义务是否应当终止的问题。《民法通则》第6条规定，“民事活动必须遵守法律，法律没有规定的，应当遵守国家政策。”根据商标法的规定，商标转让应当经过商标局的核准，现娃哈哈商标转让无法得到商标局的核准，且根据《企业商标管理若干规定》，商标局已经明确答复其未予同意核准转让。达能如果认为商标局不核准属于行政不作为，可以依照1990年生效的行政诉讼法向有关法院提起行政诉讼，但因达能并未在当时提起诉讼，应视为放弃其救济权利，到现在则早已超过诉讼时效，人民法院在民事案件中也不能对行政机关的行政行为合法性直接进行审查。仲裁委员会无权也无需对行政机关的行为合法性进行审查。因此，达能方面在商标转让协议中请求继续履行商标转让协议的反请求，没有法律依据，恐怕难以得到支持。根据中国法律界通行的理论，解除权属于形成权，程序法方面表现为形成之诉，[5]如果当事人不主动提出解除商标转让协议，则仲裁机构不能主动解除，也不能主动审理。
至于双方签署的商标许可合同以及之后签订的修订协议，其中抵触中国法律强行规定的条款，例如有关简式合同仅为备案之用的有关约定，应属无效。但是部分条款的无效不影响整体合同的效力。该合同在中国法律上应为商标独占许可合同，事后的修订协议对该独占合同进行了修订，不违犯法律的规定，也属有效，双方均应当恪守。
结论：
根据目前的证据资料分析，在排除证据和代理人诉讼策略等因素的情况下，商标转让合同可能会被认定无效或不生效，但更可能认定为有效，但因为违反中国的政策，不能实际履行。同样，由于达能选择了要求主张继续履行，不能请求解除。
商标许可合同及补充的修订协议，除部分条款可能因为违法中国法律无效外，其效力和履行应得到中国法律的保护。
作者：刘春泉律师北京广盛律师事务所上海分所知识产权业务负责人
上海律协信息网络及电子商务研究会副主任
[1]这段话来源于媒体提供的娃哈哈《媒体见面会上的讲话摘要》，署名为宗庆后，2007年7月3日。
[2]最高人民法院法释（2002）第32号文。
[3]再次重申，事实部分来源于媒体提供的材料，因此可能与本案的事实有出入。
[4]参见：《中华人民共和国最高人民法院公报》2007年第3期，第27页。
[5] 同上，第42页。
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